NGB Extra
Merkbescherming in de praktijk: strategie, registratie en handhaving
Tahir Bodha, advocaat en gecertificeerd merkengemachtigde bij La Gro
Merken zijn strategische activa. Voor een organisatie als Philips, HEMA of Shell vertegenwoordigt de merkportfolio een aanzienlijk deel van de ondernemingswaarde. Toch worden merkenrechtelijke vraagstukken in de dagelijkse praktijk van de bedrijfsjurist regelmatig onderschat – van de keuze van het juiste merktype en de classificatiestrategie tot de actieve handhaving van merkrechten en het juridisch relevante onderscheid tussen een collectief merk en een certificeringsmerk. Dit artikel biedt een juridisch kader voor de praktijk.
Een merk is meer dan een naam of een logo. Het is een uitsluitend recht dat, mits goed geregistreerd en actief gebruikt, een van de meest duurzame vormen van intellectuele eigendom is. Anders dan een octrooi kent een merkrecht geen maximale looptijd. Toch is dat recht kwetsbaar. Een merk dat niet wordt gebruikt vervalt, een merk dat generiek wordt raakt zijn bescherming kwijt, en een merk dat niet actief wordt gehandhaafd verliest aan waarde en geloofwaardigheid. Merkbescherming vergt dus een actieve en strategische aanpak en die begint bij de keuze van het juiste juridische instrument.
Het wettelijke kader
De wettelijke basis voor merkregistratie in de Benelux is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Voor het Uniemerk geldt de Uniemerkenverordening (EUTMR, Verordening (EU) 2017/1001). Beide regelingen zijn ingrijpend herzien als gevolg van de Europese Merkenrichtlijn (2015/2436), met ingang van respectievelijk 2017 en 2019. De herziening heeft de merkdefinitie verruimd en het systeem van merktypen uitgebreid.
Een merk is elk teken dat vatbaar is voor een nauwkeurige en duidelijke weergave en dat de waren of diensten van een onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen (art. 4 EUTMR; art. 2.1 lid 1 BVIE). De eis van grafische voorstelbaarheid die gold tot 2017 is daarmee vervallen. Daarvoor in de plaats is de eis van een nauwkeurige en duidelijke weergave gekomen. Het teken moet worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen. Dit criterium vloeit voort uit de Sieckmann-rechtspraak (HvJEU 12 december 2002, C-273/00, Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2002:748), die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor geurmerken maar nadien ook op andere merkvormen is toegepast.
Traditionele en niet-traditionele merken
De wet stelt geen limitatieve lijst van tekens vast. In de praktijk onderscheidt men traditionele merken en een reeks niet-traditionele merken die met de herziening van 2017 expliciet mogelijk zijn gemaakt.
De meest voorkomende merkvormen zijn het woordmerk (een naam, tekst, letters of cijfers, los van lettertype of kleur), het beeldmerk (een grafische afbeelding, al dan niet met tekstuele elementen), het vormmerk (de driedimensionale vorm van een product of verpakking), het kleurmerk en het klankmerk.
Voor kleurmerken geldt dat een enkele kleur of kleurencombinatie als merk kan worden geregistreerd, mits het teken voldoende onderscheidend vermogen heeft en nauwkeurig wordt weergegeven met een internationale kleurcode (Pantone, RAL). Het HvJEU heeft in Libertel (HvJEU 6 mei 2003, C-104/01, Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau, ECLI:EU:C:2003:244) geoordeeld dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen kan hebben, maar dat dit in de regel verworven onderscheidend vermogen is als gevolg van gebruik en niet inherent aanwezig is. In Heidelberger Bauchemie (HvJEU 24 juni 2004, C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH, ECLI:EU:C:2004:384) preciseerde het HvJEU de voorwaarden voor kleurencombinaties. De Louboutin-zaak (HvJEU 12 juni 2018, C-163/16, Christian Louboutin SAS v Van Haren Schoenen BV, ECLI:EU:C:2018:423) laat zien dat ook een kleur die op een specifieke positie van een product is aangebracht (de rode zool van een schoen) als merk kan worden beschermd, mits die kleur geen wezenlijke waarde aan het product geeft in de zin van art. 7 lid 1 sub e EUTMR.
Vormmerken stoten op een bijzondere weigeringsgrond. Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die voortvloeit uit de aard van de waar, die noodzakelijk is voor een technisch resultaat of die wezenlijke waarde aan de waar geeft, zijn niet registreerbaar (art. 7 lid 1 sub e EUTMR; art. 2.1 lid 2 BVIE). De Kit Kat-zaak (HvJEU 16 september 2015, C-215/14, Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd, ECLI:EU:C:2015:604) illustreert hoe streng deze toets is. De viervingervorm van een Kit Kat-reep kon niet als Uniemerk worden geregistreerd, ook niet op basis van verworven onderscheidend vermogen, omdat de vorm noodzakelijk was voor een technisch resultaat.
Naast de traditionele merkvormen kent het merkenrecht de volgende niet-traditionele typen:
- Positiemerk: de specifieke positie waarop een teken op een product is aangebracht. Niet het teken als zodanig, maar de combinatie van teken en positie is beschermd. De drie Adidas-strepen op een vaste plek op een schoen zijn een klassiek voorbeeld; het HvJEU behandelde de beschermingsomvang van dat positiemerk in Adidas v Fitnessworld (HvJEU 23 oktober 2003, C-408/01, Adidas-Salomon AG v Fitnessworld Trading Ltd, ECLI:EU:C:2003:582).
- Patroonmerk: een teken dat uitsluitend bestaat uit regelmatig herhaalde elementen, zoals een grafisch patroon op textiel of verpakkingsmateriaal. Het patroon moet als geheel onderscheidend zijn.
- Bewegingsmerk: een teken dat bestaat uit of zich uitstrekt tot een beweging of verandering van positie, ingediend als videobestand of als reeks opeenvolgende beelden. Denk aan een animatie bij de opening van een film of app. Een bewegingsmerk dat het openen en sluiten van een scharnierend voertuigraam weergeeft, ingeschreven voor “voertuigramen voor transportvoertuigen” in klasse 12, heeft het niet gehaald (Gerecht van de EU 14 januari 2026, Kct GmbH & Co. KG v EUIPO, ECLI:EU: T:2026:9).
- Multimediamerk: een combinatie van beeld en geluid als één teken, voor merken die primair digitaal worden ervaren. Dit merktype wint aan relevantie naarmate merken vaker via audiovisuele media worden gepresenteerd.
- Hologrammerk: een teken met holografische kenmerken, zoals de hologrammen op verpakkingen, bankpassen of veiligheidsstickers. De weergave moet de holografische kenmerken volledig en nauwkeurig tonen.
Geur-, smaak- en tastmerken zijn theoretisch mogelijk, maar worden in de praktijk vrijwel nooit succesvol geregistreerd. De drempel is het vereiste van een nauwkeurige en duidelijke weergave. Een objectieve, consistente en toegankelijke weergave van een geur, smaak of tastgevoel is tot op heden niet mogelijk gebleken. Het HvJEU stelde die lat met de Sieckmann-rechtspraak bewust hoog. Voor alle niet-traditionele merken geldt een strengere onderscheidendheidstoets. Inherent onderscheidend vermogen ontbreekt doorgaans, zodat verworven onderscheidend vermogen door intensief gebruik het enige alternatief is.
Individueel merk, collectief merk en certificeringsmerk
De overgrote meerderheid van de merkregistraties betreft individuele merken. Maar voor organisaties die een kwaliteits- of normstelsel beheren of meerdere partijen willen laten profiteren van één overkoepelend teken, zijn het collectieve merk en het certificeringsmerk relevante alternatieven die duidelijk van elkaar moeten worden onderscheiden.
Het collectieve merk (art. 74–82 EUTMR; art. 2.2bis BVIE) is eigendom van een vereniging of andere rechtspersoon die haar leden vertegenwoordigt. Het merk onderscheidt de waren of diensten van de leden van die vereniging van die van andere ondernemingen. Anders dan bij individuele merken kan een collectief merk wél geografische herkomst aanduiden (art. 74 lid 2 EUTMR). Bij de aanvraag moet een gebruiksreglement worden ingediend waaruit blijkt wie het merk mag gebruiken en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen. De vereniging is houder; de leden zijn gebruikers.
Het certificeringsmerk (art. 83–93 EUTMR; art. 2.2ter BVIE) is een instrument dat met de herziening van 2017 werd geïntroduceerd en dat fundamenteel verschilt van het collectieve merk. De houder van een certificeringsmerk certificeert de waren of diensten van anderen. Hij garandeert dat die voldoen aan bepaalde normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, productiemethode of geografische herkomst, vastgelegd in een gebruiksreglement. De houder mag het merk echter niet zelf gebruiken voor eigen commerciële waren of diensten (art. 83 lid 2 EUTMR). Dit waarborgt zijn onafhankelijkheid en geloofwaardigheid als certificerende instelling. Bekende voorbeelden zijn het Woolmark-keurmerk en het Rainforest Alliance-certificaat. Voor grote organisaties die een eigen kwaliteits- of veiligheidsnorm beheren en derden toestaan gecertificeerde producten aan te bieden, kan het certificeringsmerk een zuiverder instrument zijn dan een licentieconstructie onder een individueel merk.
Het onderscheid in de praktijk:
- Individueel merk: eigendom van de individuele merkhouder. De merkhouder heeft het exclusieve recht het merk te mogengebruiken en het gebruik van het merk aan derden in licentie geven.
- Collectief merk: eigendom van een vereniging. Leden gebruiken het om hun lidmaatschap of gemeenschappelijke herkomst aan te duiden.
- Certificeringsmerk: eigendom van een onafhankelijke certificerende instelling. Derde-gebruikers worden gecertificeerd en mogen het merk dragen zolang zij aan de vastgestelde normen voldoen; de houder mag het niet zelf commercieel gebruiken.
Voor het collectief en het certificeringsmerk vormt het reglement van gebruik de kern. Zonder een deugdelijk reglement is de aanvraag niet ontvankelijk. Bij certificeringsmerken moet het reglement ook de controlemechanismen beschrijven. De houder moet daadwerkelijk in staat zijn naleving te beoordelen en zo nodig handhavend op te treden.
Onderscheidend vermogen: de kerntoets
Onderscheidend vermogen is de centrale toets bij elke merkaanvraag. Een teken is onderscheidend als het het relevante publiek in staat stelt de waren of diensten van een bepaalde onderneming te herkennen en te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het BBIE en het EUIPO toetsen dit ambtshalve.
Tekens die uitsluitend bestaan uit aanduidingen die de hoedanigheid, bestemming, waarde of geografische herkomst van de waar beschrijven, ookwel beschrijvende tekens genoemd, zijn van bescherming uitgesloten (art. 7 lid 1 sub c EUTMR). De BABY-DRY-rechtspraak (HvJEU 20 september 2001, C-383/99 P, Procter & Gamble Co. v OHIM (BABY-DRY), ECLI:EU:C:2001:461), waarbij het HvJEU een combinatie van beschrijvende termen vanwege een ongewone syntaxis toch beschermbaar achtte, is nadien sterk ingeperkt. Samengestelde tekens die bestaan uit beschrijvende onderdelen zijn alleen als geheel onderscheidend als er meer is dan de optelsom van die beschrijvende delen.
Onderscheidend vermogen kan worden verworven door intensief, langdurig en territoriaal voldoende gebruik (inburgering). Grote organisaties doen er verstandig aan dit bewijs structureel op te bouwen en te archiveren met marktonderzoek, omzetcijfers, mediabestedingen en verklaringen van handelspartners, ook met het oog op mogelijke aanvechting in een later stadium.
Klassenkeuze en merkstrategie
Een merk beschermt alleen voor de klassen van waren en diensten waarvoor het is geregistreerd (Nice-classificatie, 45 klassen). Een te smalle dekking nodigt concurrenten uit aangrenzende klassen te occuperen, twerijl een te ruime dekking een vervallenverklaring wegens niet-gebruik riskeert voor de klassen die feitelijk niet worden benut (art. 58 lid 1 sub a EUTMR; art. 2.26 lid 2 sub a BVIE). Na vijf jaar aaneengesloten niet-gebruik kan ieder belanghebbende vervallenverklaring vorderen.
Een bewuste merkstrategie, ongeacht de grootte van het productportfolio, is onmisbaar. Welke merken dek je af via het BBIE (Benelux), welke via het EUIPO (Uniemerk), en voor welke markten buiten de EU is een internationale aanvraag via het Madrid-protocol (WIPO) aangewezen? Het Uniemerk biedt één aanvraag voor alle EU-lidstaten, maar kent ook een eenheidsprincipe. Een vervallenverklaring of nietigheidsvordering treft het gehele Uniemerk. Parallelle bescherming via zowel het BBIE als het EUIPO kan voor kern-merken een bewuste strategische keuze zijn.
Depotprocedure en oppositie
Na indiening toetst het BBIE of het EUIPO ambtshalve de absolute weigeringsgronden. Het EUIPO toetst anders dan het BBIE niet ambtshalve op mogelijke relatieve weigeringsgronden. Na publicatie hebben houders van oudere rechten twee maanden (BBIE) respectievelijk drie maanden (EUIPO) om oppositie in te stellen.
Een grondige merkensearch vóór depot, niet alleen via de officiële merkenregisters maar ook op conflicterende handelsnamen, domeinnamen en niet-ingeschreven gebruiksrechten, is voor elke organisatie een vereiste. De kosten van een gemiste oppositie of een nietigheidsactie overtreffen ruimschoots de kosten van een deugdelijk vooronderzoek.
Gebruik, handhaving en bescherming van bekende merken
Na registratie kan de merkhouder een ieder verbieden het merk of ieder daarop lijkend teken te gebruiken voor waren en diensten die identiek zijn of gelijksoortig zijn aan de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. De voorwaarde is wel dat het merk ‘normaal’ wordt gebruikt. Het HvJEU stelde in Ansul v Ajax (HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging BV, ECLI:EU:C:2003:145) dat ‘normaal’ gebruik vereist dat het merk wordt gebruikt om een afzetmarkt te vinden voor de betrokken waren of diensten. Intern gebruik of louter symbolisch gebruik volstaat niet. Leg normaal gebruik dan ook actief vast.
Bekende merken genieten extra bescherming. Ook gebruik van een conflicterend teken voor niet-gelijksoortige waren of diensten kan worden verboden als dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk (art. 10 lid 2 sub c Merkenrichtlijn). Het HvJEU heeft in L'Oréal v Bellure (HvJEU 18 juni 2009, C-487/07, L'Oréal SA e.a. v Bellure NV e.a., ECLI:EU:C:2009:378) en Intel v CPM (HvJEU 27 november 2008, C-252/07, Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd, ECLI:EU:C:2008:655) de reikwijdte van deze bescherming nader uitgewerkt. Voor organisaties waarvan de merken buiten kijf bekendheid genieten, is dit een krachtig instrument bij verwartering of parasitisme.
Gebruik het merk ook zoals het is geregistreerd. Voorkom dat het een generieke aanduiding wordt. 'Thermos' en 'aspirine' zijn merknamen die door generiek gebruik hun bescherming verloren. Interne communicatierichtlijnen over correct merkgebruik zowel intern als bij licentienemers zijn daarvoor onmisbaar.
Merkregistratie is een vertrekpunt, geen eindpunt
Een merkregistratie is geen eindpunt, maar een vertrekpunt. Het recht moet worden gebruikt, bewaakt en zo nodig verdedigd. Voor de bedrijfsjurist van een grote organisatie betekent dat: een actueel merkenregister, een overzicht van verlengtermijnen, een licentieregister, een merkbewakingssysteem dat nieuwe aanvragen en domeinnamenregistraties monitort, en een helder protocol voor handhaving. Een merkrecht dat niet actief wordt gemonitord en gehandhaafd, verliest aan kracht, ook al staat het nog keurig ingeschreven in het register. Schakel tijdig een gespecialiseerde merkgemachtigde of advocaat in, in ieder geval bij de opbouw van een merkportfolio, bij niet-traditionele merkvormen en bij handhavingsvraagstukken.
iNHOUDSOPGAVE
